學術(shù)成果
淺談自由實施FTO盡職調(diào)查的意義
作者：李建偉
作者單位：北京潤平知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
伴隨著全球市場貿(mào)易的發(fā)展，在貿(mào)易中引起的專利侵權(quán)案件量一直居高不下。話不多說，先來看兩組統(tǒng)計數(shù)據(jù)吧~
中國2015-2017年專利訴訟量季度變化趨勢
（數(shù)據(jù)來源：中國裁判文書網(wǎng)/新聞源）
其中，2015年一季度至2017年四季度，我國已進行裁判的專利訴訟案件一共約13000余件，其中2015年約5600余件，2016年約4000余件，2017年約3700余件，雖然有的季度有下滑跡象，但平均每個季度也有超過1000件的專利訴訟量。
（美國2015-2017年專利訴訟量季度變化趨勢）
數(shù)據(jù)來源：IAM Magazine/Unified Patents
其中，2015年一季度至2017年三季度，美國已進行裁判的專利訴訟案件一共約近14000余件，其中2015年約5786件，2016年約4650件，2017年約3534件，其專利訴訟量更是超過了中國。
面對如此巨量的專利訴訟案件，企業(yè)應該如何才能預防自己的產(chǎn)品遭遇專利侵權(quán)訴訟呢？
不用著急，小編給大家推薦一款防侵權(quán)神器——FTO（Freedom To Operate, 自由實施）盡職調(diào)查，它是指對實施該技術(shù)是否可能侵犯他人專利權(quán)和違反其他法律法規(guī)的規(guī)定而進行的調(diào)查和研究；FTO盡職調(diào)查報告是一種法律意見書，其具有一定的法律效力。
那么，FTO盡職調(diào)查報告究竟會有哪些價值呢？接下來小編就從商業(yè)和技術(shù)兩個方面來給大家科普一下吧。
● ● ● 商業(yè)價值
包括中國、美國在內(nèi)的全球很多國家，在判定專利侵權(quán)案件時，會將侵權(quán)人是否故意侵權(quán)（Willful Infringement）當成侵權(quán)賠償?shù)闹匾u判標準。
此時，若專利代理機構(gòu)出具的FTO盡職調(diào)查報告的評估結(jié)果表明被調(diào)查的技術(shù)不構(gòu)成對其他專利權(quán)的侵犯，則能夠避免被法院認定為故意侵權(quán)，從而避免在遭遇侵權(quán)訴訟時具有較高賠償額的裁決。因此，FTO盡職調(diào)查在一些層面上能夠有助于為使用該技術(shù)的企業(yè)減少經(jīng)濟損失，具有商業(yè)價值。
● ● ● 技術(shù)價值
在FTO盡職調(diào)查的過程中，專利代理人或?qū)＠蓭熥钪匾墓ぷ骶褪菍υ趯彛ㄆ溆惺跈?quán)可能）和已授權(quán)的專利申請或?qū)＠M行檢索，仔細將其與欲實施的技術(shù)進行對比，并還應對專利侵權(quán)進行深入的分析以給出是否存在侵權(quán)風險的分析結(jié)論。
一般來說，侵權(quán)風險分析結(jié)論可分為不侵權(quán)、可能侵權(quán)和侵權(quán)，并且企業(yè)應當針對不同的侵權(quán)風險的分析結(jié)論分別采取相應的預警措施。
小編初步整理了一下，企業(yè)一般可以采取如下的預警措施：
Ⅰ 針對存在的可能侵權(quán)的風險，一般是由于相關(guān)專利的專利權(quán)所限定的技術(shù)方案較為詳細，比如相關(guān)專利的專利權(quán)所要求保護的是技術(shù)特征A+B+C，而欲實施技術(shù)是技術(shù)特征A+B、A+C或B+C，此時企業(yè)在改造或優(yōu)化技術(shù)時應當注意對欲實施技術(shù)方案進行規(guī)避，以免在加入了新的技術(shù)特征之后，又落入了在先專利權(quán)的保護范圍；
Ⅱ 針對存在的侵權(quán)風險，企業(yè)應當引起高度重視，大致可以采用以下5種應對策略：
1） 對該技術(shù)進行改造，但要注意避免被認定為等同侵權(quán)，以繞開專利權(quán)的保護范圍；
2） 與相關(guān)專利的專利權(quán)人進行交涉，包括專利轉(zhuǎn)讓、許可使用、交叉許可等；
3） 對相關(guān)專利申請或?qū)＠岢鲑|(zhì)疑，包括對相關(guān)專利申請提公眾意見以及對相關(guān)專利提無效；
4）等待該專利權(quán)期限屆滿；
5）徹底放棄實施該技術(shù)。
預防大于治療，而全面的FTO盡職調(diào)查可以幫助企業(yè)盡早找到產(chǎn)品技術(shù)走向市場前的風險，并使得企業(yè)掌握主動權(quán)，能夠提早對技術(shù)改進或變型以有效規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)糾紛的法律風險，減少甚至避免潛在的損失。
● ● ● 小結(jié)
目前，中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，美國301貿(mào)易調(diào)查中所主要提及的強迫技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識產(chǎn)權(quán)問題將專利侵權(quán)擁向了風口浪尖，以及專利法修訂草案中上調(diào)專利侵權(quán)的賠償數(shù)額的提議...這一系列的事件都預示著我國將會繼續(xù)加大知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)和維權(quán)的力度，真正在法律訴訟層面上為科技創(chuàng)新保駕護航。
因此可預見的是，FTO盡職調(diào)查在不久的將來會越來越多地出現(xiàn)在企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品上市項目中，也會有越來越多的專利代理人或?qū)＠蓭煏尤氲竭@項業(yè)務工作中，而FTO盡職調(diào)查也勢必會被越來越多的企業(yè)開展來尋找技術(shù)自由實施的空白領(lǐng)地。
（以上圖片源自網(wǎng)絡）
